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2021年04月26日 星期一  
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首度发布!宁波企业常见涉外知识产权纠纷评析

(十大案例全文详见中国(宁波)知识产权保护中心微信公众号。)

    

    

    

    海外知识产权纠纷连连,宁波企业该如何应对?昨天,国家海外知识产权纠纷应对指导中心宁波分中心联合宁波知识产权法庭及宁波市贸促会首度发布2020年度宁波十大涉外知识产权应对指导性案例,为企业提供借鉴。以下是部分案例:

    案例一:

    遭遇“337调查”,乐歌成功应诉

    去年7月下旬,美国Versa公司向美国国际贸易委员会申请对乐歌人体工学科技股份有限公司进行“337调查”。

    宁波市市场监督管理局知识产权保护处、国家海外知识产权纠纷应对指导中心宁波分中心立即伸出援手,组织专家梳理分析案情,帮助乐歌公司确定了积极应对“337调查”的决策方案。

    乐歌公司于去年9月相继与国内外两家律师事务所组成的律师团队签署委托协议,负责该案的初始答辩、非侵权分析、无效比对、证据开示和专家报告等重要工作。

    乐歌公司的应对措施取得了积极的效果,Versa公司于去年10月22日主动申请终止本次“337调查”。美国国际贸易委员会于去年11月18日作出终裁,结束本案调查。

    【典型意义】这是一起典型的重视知识产权保护,并通过积极应对促使申请人主动撤诉的“337调查”案件。事实上,在“337调查”案件中,由原告主动撤诉的案件占比相当少,仅占总案件数的10%至15%。

    乐歌的成功在于两点:首先,企业高度重视,在接到被发起“337调查”通知后反应迅速,第一时间求助专业机构,成立专项工作组、划拨专款专项,保证应诉顺利开展。其次,企业重视专利预警排查,在新产品开发和研究过程中做好专利分析和专利预警,涉及研发立项到产品概念生产及出口整个价值链环节,包括知识产权检索、分析、跟踪、评估及不侵权论证等。

    案例二:

    海外电商平台遇“山寨”,巧用规则维权

    张某是多款水晶玻璃摆件的著作权人,无意间发现Amazon平台在售产品与其设计完全相同。张某随即向国家海外知识产权纠纷应对指导中心宁波分中心申请应对指导。

    宁波分中心建议张某收集侵权产品的ASIN码、销售链接及销售页面截图,利用Amazon平台自带的“知识产权侵权报告”系统对侵权行为进行投诉。随后,张某聘请的专业团队整理集合了自己的水晶玻璃摆件作品登记证书与作品原图的拍摄时间,通过邮件直接与Amazon平台知识产权部门进行交涉,Amazon平台采信了初步证据,判定侵权行为成立。

    最终,基于张某的请求,侵权产品全部下架并且删除销售链接,维护了张某的合法权益。

    【典型意义】本案是海外电商平台销售产品侵犯国内著作权之典型。通过仿造国内产品的设计及外形,再置于国外电商平台上出售,由于该操作较为简单且隐蔽性较强,国内的著作权人往往不易发现其合法权益被侵犯,导致该类著作权侵权层出不穷。

    本案为权利人保护自身合法权益开了好头。

    案例三:

    产品描述竟暗藏侵权隐患

    去年10月28日,宁海两家企业收到阿里巴巴国际站发来的侵权邮件,告知因其各自产品网页描述中包含着特定词汇“SALP CHOP”, 是美国某贸易公司在美国注册的商标,权利人因此起诉侵权。随即,两家企业发现各自在阿里巴巴国际站上的销售链接被删除、关联的PayPal账号也被冻结。

    宁波分中心收到案件后第一时间组建海外应对指导专家团队,结合美国伊利诺伊州知识产权法律法规及以往类似案件的判决走向,及时分析、整理了本案庭审后可能判处的相应结果和赔偿数额,建议当事人聘请国内外专业律师团队及时与美方代理律师取得联系,避免未及时向法院答辩而直接导致缺席宣判。

    当事人委托的律师团队与美国律师多轮激烈博弈,最终将美方权利人最初主张上万美元的赔偿金额协商至2000美元,在高效处理此案的同时,成功避免了更多的损失。

    【典型意义】近年来,贸易型企业进入亚马逊、阿里巴巴国际站等跨境电商平台后,发生海外知识产权纠纷增多。本案没有选择回避等消极方式应对,具有典型和借鉴意义。

    需要提醒的是,对于自营、自销的企业应当及时将自身的商标、专利、著作权等知识产权进行域外注册,避免被恶意抢注。另一方面,如产品是从第三方渠道购入,更应在正式销售前对产品的知识产权进行全球比对,避免在销售过程中出现各类侵权情形。

    同时,要积极应对争取维护最大权益,不应置之不理。例如在美国,如果缺席法院诉讼流程或未在答辩期内给法院答复的,法院往往会作出对缺席方不利的缺席判决。

    案例四:

    外贸接单须谨慎,忽视知识产权险酿大祸

    去年10月,中国贸促会宁波调解中心收到德国某公司上海办事处调解申请,称其向宁波某户外用品公司采购了1000只折叠凳,总额约1万美元。后来,德国公司发现订单产品涉嫌落入美国某专利权人的专利权利要求保护范围,在德国销售此款产品侵权风险巨大,要求退还定金并解约。宁波公司则认为涉案产品并未侵权,国内早有相似的专利设计,且订货已生产完毕,要求继续履行合同。

    宁波调解中心查阅德方提交的材料后,发现双方未签订正式合同,且没有就知识产权问题做出明确约定,以致在履约前置条件(是否涉嫌侵权)上无法达成标准上的一致。

    随后,宁波调解中心向国家海外知识产权纠纷应对指导中心宁波分中心请求对涉案产品是否存在侵权风险做出判定咨询意见。国家海外知识产权纠纷应对指导中心通过知识产权大数据检索平台进行多方位筛查、深度技术比对后,认为涉案产品侵权风险较大,最终协调双方就全部存货处置问题达成和解方案。

    【典型意义】该案件虽因专利涉嫌侵权而无法顺利履行原货物买卖合同,但对以后类似问题的预防具有指导、启示意义。

    首先,要理清出口国的知识产权保护现状,确定自己的产品不侵权后再走出国门,减少产生纠纷或败诉的风险。 

    其次,外贸公司在签订合约时,要注意完善知识产权侵权违约责任条款;在处理国际货物买卖合同纠纷时,涉外企业可以向知识产权保护中心、贸促会等政府有关部门及行业协会申请协调指导,共同积极应对。

    案件五:

    对美出口频遭临时禁令,知识产权红线不可触

    去年7月2日,美国某技术公司向美国加利福尼亚北部地区法院申请临时禁止令,称宁波某电子有限公司出口到美国的望远镜产品涉嫌侵犯原告的专利权,暂时限制其向美国出售、出口相关望远镜设备,并责令其提供销售相关望远镜产品有关的发票、提货单和通讯资料。

    美国加利福尼亚北部地区法院当天批准原告的动议,并颁发了临时禁止令。

    而后,宁波公司向该法院提交了书面异议,法院也组织双方进行了会晤和磋商,但未能达成一致的解决方案。于是法院判决如下:(1)被告要求恢复销售的请求被拒绝。临时禁止令将持续到2020年7月15日举行听证会。(2)被告应依据律师的判断标准,向原告提供有关望远镜销售的资料,涉及商业秘密的文件可以不用提供。

    【典型意义】中国企业向美国出口产品,除面临专利侵权风险,还可能面临商标侵权风险、337调查风险和版权侵权风险等。

    为避免以上的侵权风险,中国企业在出口时要加强海外知识产权风险防范意识,排摸潜在知识产权侵权风险。比如事先调查该领域的主要竞争对手的知识产权布局,排查潜在的侵权风险和侵权对象,提前采取应对策略。发现存在知识产权侵权风险时,应当主动采取规避设计、技术合作、获得许可、请求专利无效等措施来消除侵权隐患。

    案例六:

    傍名牌,小家电厂家切勿踩雷

    德国某知名电器公司是第G683480号“西门子”、G637074号“SIEMENS”商标的权利人,该商标曾多次被认定为驰名商标,其企业名称也随着其商品的销售,形成较高的知名度。

    海南某电器公司于2008年9月16日注册使用带有“西门子”字号完全相同的企业名称,并获得第7267866号“SIIXMZ”的商标使用授权,后海南公司授权成都某公司使用前述商标权。成都某公司又将商标权授权给慈溪某电器公司。

    慈溪某电器公司将带有“西门子”字样的公司名称印制在其产品及外包装上,被德国公司起诉侵犯了其商标权并存在不正当竞争行为。最终,法院判决慈溪某公司赔偿人民币15万元。

    【典型意义】本案属于注册使用含有与知名企业字号完全相同的企业名称、在产品及外包装上使用含有知名企业字号的字样的典型案件。

    本案被告公司,均存在意图与德国某知名电器公司的企业名称和商标挂钩,意图误导消费者,其行为应受法律惩戒。在市场经营活动中,对同行业的知名企业字号亦应尽到合理的避让义务,避免引发市场混淆。

    

    撰文 王岚 陆晶晶 受访单位供图

    

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