本报讯 （记者 王元卓 通讯员 王虎羽 宋妍 洪婧）  2013年7月24日，原告汉美驰公司向国家知识产权局申请了名称为“三明治机”的外观设计专利，于2014年1月22日获得授权公告。记载的优先权对应的美国专利申请日为2013年1月24日。在此期间，被告晟嵘公司和钱龙公司未经许可，以生产经营为目的，擅自制造、销售“三明治机”，侵害了原告的专利。原告委托公证机构保全证据后，将晟嵘公司和钱龙公司告上法院，请求判令两被告：立即停止侵权；销毁库存的全部侵权产品及侵权模具和设备；赔偿原告损失100万元。法院审理后判决两被告停止侵权，销毁模具，赔偿损失60万元。

    在案件审理中，被告晟嵘公司、钱龙公司辩称：涉案专利系在中国申请的外观设计专利，与其主张优先权基础的美国在先申请专利的设计要素有增减和改变，不应享有优先权。由于原告在此之前已经公开展销了相同或近似的产品，故被诉侵权产品采用的系现有设计。

    法院经审理认为，涉案专利与美国在先申请公开了相同的产品，且其要求保护的外观设计已经清楚地表示在美国在先申请中，即使保护范围不同，可以认定两者是相同主题，涉案专利应当享有在先申请的优先权。被告的现有技术抗辩不能成立。遂判决两被告停止侵权，销毁模具，赔偿损失60万元。

    ■法官评析

    外观设计专利外国优先权的成立关键在于相同主题的判定。我国专利法规定，申请人自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。而关于外观设计相同主题的判定，《专利审查指南》规定了须满足以下两个条件：属于相同产品的外观设计，以及中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中。本案的典型性在于，中美两国对于外观设计专利的保护存在制度性差异，由此引发了美国申请与涉案专利申请主题是否相同的争议，进而影响到原告是否享有优先权以及被告的现有设计抗辩能否成立。

    1．“相同主题”不等于相同的保护范围

    《巴黎公约》对外观设计优先权中“相同主题”的要求并不意味着在先申请与在后申请须具有相同的保护范围。我国现行专利法也仅规定了在先外国申请应与在后申请具备相同的主题，而非相同的保护范围。再次，参照《专利审查指南》对于发明和实用新型专利相同主题的规定。这里所谓的相同，并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致，对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。

    2．“相同主题”不意味着相同的表现方式

    美国专利法第171条规定：任何人创作具新颖、原创及装饰性之产品外观设计，得依本法之规定及要件取得专利。该条仅规定外观设计须依附于“产品”上，但未对产品是整体还是局部加以限定。根据“法无禁止即自由”原则并结合相应判例，美国专利法对部分外观设计提供保护。实践中，对于未要求保护的部分，往往用虚线表示。我国专利法第2条第3款规定了外观设计的含义，但未对产品是否须完整加以规定。但《专利审查指南》在第一部分第三章第7.4节“不授予外观设计专利权的情形”中明确：产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计，例如袜跟、帽檐、杯把等属于不授予外观设计专利权的情形。由此可见，我国专利法并不承认部分外观设计的保护，实践中，国家知识产权局往往要求申请人删除虚线，或将虚线部分改为实线，即将原来的虚线部分和实线部分相结合，使其作为一个产品的整体外观设计获得保护，由此产生了在先申请与在后申请表现方式的差异。而涉案专利对虚线的修改符合我国专利法的规定。

    3.涉案专利与美国在先申请具有相同主题

    相同主题的意义在于，在后申请的内容和首次申请为相同产品，且外国首次申请的文件完整地披露了在后申请的外观设计。故而，外观设计专利申请的主题是否相同由申请的实质内容决定。

    本案中，可认定涉案专利与美国在先申请专利属于相同主题。此外，涉案专利保护范围与美国在先申请专利保护范围的不同，是由于中美两国专利保护制度的差异所造成的，美国专利法允许对部分外观设计提供保护，但就本案而言，只要二者能认定为相同主题，不影响涉案专利优先权的成立，因此，涉案专利的优先权基础合法有效。